La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por un solicitante de patente cuya invención, titulada «Composición pesticida que comprende azufre, al menos un insecticida y al menos un excipiente», había sido rechazada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y confirmada esa negativa por el Tribunal de Propiedad Industrial. El fallo del máximo tribunal, dictado por su Segunda Sala, deja en pie la decisión de segunda instancia y refuerza un criterio jurisprudencial relevante para la práctica de la propiedad industrial: cuando una sentencia se sostiene en dos fundamentos independientes, el recurso de casación debe atacar todos y cada uno de ellos, so pena de ser desestimado.
LA DOBLE BASE DEL RECHAZO
El caso se remonta a la solicitud de patente de invención N° 2139-2013, presentada ante el INAPI. La Directora Nacional del organismo rechazó la petición mediante resolución del 12 de julio de 2019, decisión que fue confirmada en todas sus partes por el Tribunal de Propiedad Industrial el 10 de mayo de 2021.
Esa sentencia de segunda instancia se apoyó en dos razones autónomas. La primera y principal fue la falta de suficiencia técnica de la Memoria Descriptiva acompañada a la solicitud, en los términos del artículo 31, en relación con el artículo 43 bis, ambos de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial. La segunda, subsidiaria, fue la ausencia de nivel inventivo conforme al artículo 35 de la misma ley.
Sobre el primer fundamento, tanto el INAPI como el tribunal de alzada concluyeron que la Memoria Descriptiva no correspondía con la invención reivindicada, pues no comprendía ejemplos que incluyeran insecticidas, sino que se referían a acaricidas. Esa conclusión fue compartida por la perito de primera instancia, señora Gloria Bravo Barrales, y refrendada por el perito de segunda instancia, señor Darío Sepúlveda Fernández, ingeniero civil en biotecnología, sin contradicción entre ambos informes en este punto esencial. A ello se sumó que la copia de la solicitud internacional PCT, si bien coincidía con el pliego de reivindicaciones presentado en Chile, fue acompañada en idioma inglés, incumpliendo el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 19.039, que exige que las solicitudes de derechos de propiedad industrial se presenten traducidas al español.
EL ARGUMENTO CENTRAL DEL RECURSO Y SU OMISIÓN
El recurrente fundó su casación en dos capítulos. En el primero denunció la infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039, por supuesta falta de ponderación y errada valoración de la prueba conforme a la sana crítica, en particular respecto de las diferencias técnicas entre la invención y los documentos del estado del arte D1 a D10, y por la omisión del extracto del Informe de Búsqueda Internacional de la solicitud PCT N° PCT/IN2012/000066. Añadió que la concesión de la patente en nueve jurisdicciones extranjeras —Australia, China, Colombia, Europa, India, Rusia, Estados Unidos y Sudáfrica— contravendría las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.
En el segundo capítulo denunció la infracción de los artículos 32 y 35 de la ley, sosteniendo que el análisis del nivel inventivo habría sido retrospectivo, prohibido por las Directrices de Patentes del INAPI, y que se habría efectuado sobre una parte de la invención y no sobre su conjunto.
La Corte Suprema advirtió que todos esos argumentos se dirigían exclusivamente a cuestionar el fundamento subsidiario de la sentencia recurrida, esto es, la ausencia de nivel inventivo. El fundamento primario e independiente —la falta de suficiencia técnica conforme al artículo 31 de la Ley N° 19.039— nunca fue denunciado como infringido.
CRITERIO JURISPRUDENCIAL SOBRE CASACIÓN
El fallo recuerda un principio asentado en materia de casación: cuando una sentencia descansa en dos o más fundamentos independientes y autónomos, cada uno de los cuales basta por sí solo para sostener lo decidido, el recurso debe atacar todos y cada uno de ellos. La impugnación de un solo fundamento, aun cuando fuera acogida, no conduciría a una sentencia de reemplazo favorable al recurrente, porque los demás fundamentos no atacados subsistirían. Por esa sola razón el recurso fue desestimado.
Pese a lo anterior, el tribunal abordó a mayor abundamiento los errores de derecho denunciados. Respecto del artículo 16, precisó que la sana crítica exige apreciar la prueba conforme a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, y que su incumplimiento se produce cuando el sentenciador prescinde absolutamente de una probanza, la invierte o tergiversa, o desconoce una máxima de la experiencia. La mera discrepancia con la ponderación de los jueces del fondo no constituye vulneración de las normas reguladoras de la prueba.
CONCESIÓN EN EL EXTRANJERO Y TERRITORIALIDAD
Sobre la concesión de la patente en nueve jurisdicciones extranjeras, la Corte fue categórica: ello no constituye una máxima de la experiencia en sentido técnico procesal. Las patentes se rigen por el principio de territorialidad, de modo que su otorgamiento en el extranjero resulta de la aplicación de un ordenamiento jurídico distinto, por autoridades diferentes, sobre la base de antecedentes que pueden diferir de los presentados ante el INAPI y con estándares de patentabilidad que pueden no coincidir con la Ley N° 19.039. Sostener lo contrario obligaría a los magistrados chilenos a dar por concurrente el nivel inventivo cada vez que una patente sobre la misma invención hubiera sido concedida en el extranjero, conclusión incompatible con la territorialidad de los derechos de propiedad industrial y con la soberanía regulatoria del Estado.
Respecto de los artículos 32 y 35, el fallo señaló que no se advierte un análisis retrospectivo ni parcial de la invención: los considerandos del fallo impugnado revelan que el examen se efectuó atendiendo a los documentos del estado del arte existentes al tiempo de la presentación de la solicitud y respecto de la composición pesticida reivindicada en su conjunto. Habiéndose acreditado que la Memoria Descriptiva no corresponde a la invención reivindicada, que el documento PCT fue presentado en inglés y que no se demostró efecto sinérgico alguno mediante resultados experimentales para las combinaciones de insecticida y azufre, la aplicación de los artículos 31, 35 y 43 bis no constituye error de derecho.
La sentencia fue redactada por la Ministra Sra. Gajardo y pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los Ministros señores Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Jean Pierre Matus A., la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H. y el Abogado Integrante señor Juan Carlos Ferrada B., quien no firmó por estar ausente, pese a haber estado en la vista de la causa y el acuerdo del fallo.
Rol N° 69.534-2021, Corte Suprema; Rol TDPI N° 1903-2019, Tribunal de Propiedad Industrial.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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