La Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo y puso término a un prolongado litigio de propiedad industrial, rechazando el registro de la marca mixta «EL GALLO CHICKEN BAR». El máximo tribunal anuló la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que había confirmado la concesión del signo, solicitado bajo el N° 1.391.866 para distinguir servicios de la clase 43, y en su lugar acogió íntegramente la oposición deducida por una empresa titular de etiquetas anteriores que comparten un mismo elemento figurativo. La decisión, dictada por la Segunda Sala, refuerza el estándar de cotejo de marcas mixtas cuando existe identidad o relación de coberturas y un elemento gráfico común que el solicitante reproduce en sus rasgos esenciales.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La controversia se remonta a la solicitud de registro presentada para amparar servicios como cafés-restaurantes, pubs, sandwicherías, servicios de bar, bares de comida rápida, bebidas y comidas preparadas, pollerías, restaurante y catering y tabernas, todos de la clase 43.
Frente a esa solicitud, Chicken International Restaurant Group SpA formuló oposición invocando los artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso primero de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial. La oponente es titular, entre otros, del registro mixto CHICKEN INTERNATIONAL N° 1.292.446, solicitado el 7 de mayo de 2018 para servicios de la clase 43, y de los registros mixtos CHICK.INT N° 1.284.361 de clase 43, N° 1.284.360 de clase 30 y N° 1.284.359 de clase 29. Todos ellos comparten como elemento figurativo un ave con cresta y cola —un gallo— dibujada mediante un trazo lineal continuo y único.
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición y concedió el registro el 24 de septiembre de 2021. El Tribunal de Propiedad Industrial confirmó esa decisión el 24 de noviembre de 2021, en los autos Rol TDPI N° 001387-2021. La oponente recurrió entonces de casación en el fondo ante la Corte Suprema.
LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO
La recurrente denunció la infracción del artículo 19 de la Ley N° 19.039, sosteniendo que la etiqueta pedida carecía de aptitud distintiva porque incorporaba la misma figura de ave trazada en una sola línea que caracteriza a sus registros anteriores, limitándose a alterar el color de la figura y del fondo.
También invocó la infracción del artículo 20 letras f) y h) inciso primero. En cuanto al literal h), alegó la existencia de registros anteriores válidamente concedidos, identidad de cobertura en la clase 43, relación con los productos de las clases 29 y 30 y una semejanza figurativa determinante entre los signos, bastando un peligro potencial de confusión. En cuanto al literal f), sostuvo que el signo se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios.
Finalmente, denunció la infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039, sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, alegando que los jueces del fondo desatendieron los principios lógicos de razón suficiente y de no contradicción y las máximas de la experiencia.
EL RAZONAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA
El fallo de primera instancia había establecido en sus motivos 8°, 9° y 10° que los servicios pedidos y los amparados por los registros de la oponente son de naturaleza y función equivalentes, suelen prestarse conjunta o alternativamente, comparten plataformas de comercialización y distribución, son requeridos por un consumidor común y existe complementariedad entre ellos, concluyendo expresamente que «se está ante signos que distinguen coberturas relacionadas». Pese a ello, desestimó la oposición por estimar que los conjuntos marcarios poseen elementos denominativos diversos.
La Corte Suprema razonó que, tratándose de marcas mixtas o etiquetas, el cotejo debe efectuarse desde una perspectiva de conjunto y atendiendo a la impresión global que los signos producen en el consumidor medio, quien no los examina simultáneamente ni con detención, sino que retiene un recuerdo imperfecto. En ese contexto, adquiere especial relevancia el elemento figurativo común: la representación de un ave con cresta y cola trazada mediante una línea continua única.
El tribunal concluyó que la etiqueta pedida reproduce, en sus rasgos esenciales, el elemento figurativo de las etiquetas previamente registradas, sin que la sustitución del color del trazo y del fondo ni la incorporación de los vocablos «EL GALLO CHICKEN BAR» —expresiones que además aluden directamente al mismo animal y al mismo rubro— le impriman un grado de distintividad relevante.
La Corte precisó que el reproche no consiste en la utilización de la figura de un gallo considerada en abstracto, que pertenece al acervo común, sino en la reproducción de la específica forma de representación adoptada y previamente registrada: la ejecución del ave mediante un trazo lineal continuo y único, configuración particular y arbitraria que no constituye una forma necesaria o usual de representar dicho animal.
Asimismo, el fallo señaló que, habiéndose asentado la relación e incluso identidad sustancial de coberturas, los jueces del fondo no podían descartar el riesgo de confusión con fundamento en diferencias secundarias de los conjuntos marcarios.
Con estos razonamientos, la Corte tuvo por configurados los presupuestos de la causal del artículo 20 letra h) inciso primero de la Ley N° 19.039 —registros anteriores válidamente concedidos, semejanza gráfica determinante entre los signos y relación de las coberturas— y también la causal del artículo 20 letra f), en cuanto el signo se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios. El tribunal no se pronunció sobre los restantes capítulos del arbitrio, relativos a los artículos 19 y 16, por resultar innecesario.
LA SENTENCIA DE REEMPLAZO Y EL IMPACTO
Dictada la sentencia de reemplazo conforme al artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, la Corte revocó la sentencia apelada del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y declaró que se acoge íntegramente la oposición y se rechaza el registro de la marca mixta «EL GALLO CHICKEN BAR», solicitud N° 1.391.866.
El fallo fue pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sra. María Cristina Gajardo H., Sr. Dinko Franulic C. y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavolari G. y Sr. Juan Carlos Ferrada B. La redacción estuvo a cargo de la Abogada Integrante Sra. Tavolari. El Ministro Sr. Franulic no firmó por encontrarse con feriado legal, no obstante haber estado en la vista de la causa y en el acuerdo del fallo.
La decisión tiene relevancia para el mundo del derecho de la propiedad industrial, pues reafirma un criterio jurisprudencial consistente en la primacía del elemento figurativo dominante al momento de cotejar marcas mixtas, especialmente cuando los signos distinguen coberturas idénticas o estrechamente relacionadas y el solicitante incorpora expresiones que, lejos de diferenciar, refuerzan la alusión al mismo rubro. El caso también ilustra el estándar del consumidor medio y la exigencia de coherencia interna de las sentencias, al no poder los tribunales desconocer sus propias premisas fácticas sobre relación de coberturas para, sobre esa base, descartar el riesgo de confusión.
Rol N° 1.657-2022, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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