La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido por Dell INC. y ordenó inscribir la marca denominativa Alienware Aurora en clase 9, revocando así dos decisiones consecutivas que habían rechazado la solicitud. El fallo, dictado por la Segunda Sala del máximo tribunal el 10 de septiembre de 2026, corrige el análisis comparativo que había realizado el Tribunal de Propiedad Industrial y fija un criterio relevante sobre cómo debe aplicarse la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra h) inciso primero de la Ley N°19.039.
El caso se remonta a la solicitud de registro N°1489660 presentada por Dell INC. para distinguir computadores, computadores para juegos, hardware, periféricos informáticos, computadores personales y de escritorio, todos en clase 9. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial formuló una observación de fondo porque el signo pedido contenía íntegramente la marca AURORA, registro N°821350 perteneciente a Aurora Corporation, que cubre una amplia gama de productos informáticos y electrónicos en la misma clase.
EL RECHAZO EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA
El 31 de marzo de 2023, el INAPI rechazó la solicitud al concluir que el signo pedido y el registrado distinguían coberturas en parte idénticas y en parte relacionadas. A juicio del organismo, la coincidencia en el segmento Aurora provocaría errores y confusiones en el público consumidor respecto del verdadero origen empresarial de los productos.
Dell INC. apeló, pero el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó la decisión mediante sentencia definitiva de 13 de junio de 2023, en el Rol N°000738-2023. El tribunal razonó que la marca AURORA estaba íntegramente contenida en el signo solicitado y que, sumada la relación entre las coberturas, ello generaba riesgo de confusión.
Frente a ese escenario, la empresa recurrió de casación en el fondo. Su abogado, Francisco Carey Carvallo, planteó dos capítulos de nulidad sustancial. En el primero alegó infracción al artículo 16 de la Ley N°19.039 por vulneración del principio de razón suficiente. En el segundo denunció transgresión al artículo 20 letra h) inciso primero, sosteniendo que no existía semejanza gráfica ni fonética entre los signos y que Alienware Aurora poseía elementos distintivos suficientes para coexistir con la marca registrada.
EL ARGUMENTO QUE CONVENCE A LA CORTE
La Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Jorge Zepeda A., Dinko Franulic C. y el abogado integrante Eduardo Gandulfo R., se concentró en el segundo capítulo de invalidación. El ministro Franulic no firmó el fallo por encontrarse con feriado legal, aunque participó en la vista y en el acuerdo.
El tribunal razonó que la causal de irregistrabilidad busca evitar que confluyan marcas iguales o semejantes que distingan coberturas idénticas o similares. Sin embargo, constató que el Tribunal de Propiedad Industrial soslayó parámetros indispensables para aplicar esa causal, en particular la apreciación global del signo, que obliga a considerar la etiqueta en su conjunto, y la primera impresión del consumidor medio.
La Corte fue categórica al señalar que el tribunal de segunda instancia cometió un error al circunscribir el elemento dominante únicamente al segmento Aurora, cuando el signo pedido se compone de dos elementos y uno de ellos es Alienware, palabra que no concurre en la marca registrada y que puede erigirse como el segmento dominante.
El fallo agrega que el análisis del Tribunal de Propiedad Industrial redujo el cotejo a la sola circunstancia de compartir el vocablo Aurora, con lo que efectuó un examen parcializado del signo solicitado y vulneró la pauta de apreciación global, máxime cuando la etiqueta estaba compuesta por otro segmento completamente diverso y distintivo.
QUÉ CAMBIA CON ESTA DECISIÓN
La sentencia de reemplazo, dictada conforme al artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, revoca la resolución del INAPI y concede el registro de Alienware Aurora en los términos solicitados. El tribunal sostiene que, apreciada en forma global, la marca constituye un conjunto con fisonomía propia, con elementos específicos que le otorgan distintividad en el plano gráfico y fonético, como la incorporación del segmento Alienware y la morfología y color de sus letras.
Añade que la adición de Alienware asoma como un elemento distintivo y llamativo frente a una primera impresión, lo que otorga a la marca pedida independencia y fisonomía. Concluye que un consumidor medio podrá distinguirla de la etiqueta en pugna sin caer en riesgo de confusión, por lo que desestima la observación de fondo al no concurrir la causal invocada.
El criterio jurisprudencial que emerge de esta sentencia es claro: el examen de semejanza entre marcas debe realizarse de manera integral y no fragmentada. No basta con detectar que una palabra coincide si el signo solicitado incorpora otros elementos que, en su conjunto, le dan identidad propia. Para los abogados y abogadas que litigan en propiedad industrial, el fallo refuerza la necesidad de argumentar sobre la impresión global del signo y no solo sobre sus componentes aislados, especialmente cuando la marca registrada es una palabra de uso común o que aparece integrada en una denominación más compleja.
Rol N°167.269-2023, Corte Suprema, Segunda Sala. Sentencia de reemplazo Rol N°167.269-2023, Corte Suprema, Segunda Sala.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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